【你可能想知道】专利程序性审查一问一答

专利程序性审查对当事人的权利和审查质量均会产生重要影响。我局对涉及专利程序性问题的行政诉讼、行政复议中典型案例进行总结，以问答的形式对相关问题进行阐释，希望能够对申请人、专利权人正确处理程序性问题，进而节约成本、避免不必要的损失有所帮助。

一、关于送达

1、问：专利权人未在规定期限内缴纳专利年费而造成专利权在期限届满前终止的，国家知识产权局缴费通知书和专利权终止通知书应发送给专利权人委托的专利代理机构还是发给专利权人?

答：此问题的焦点在于对“专利权”有效期的理解。首先，我国专利法实施细则第一百一十五条规定，授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的，国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴，同时缴纳滞纳金。根据上述规定，在补缴滞纳期内，专利权终止的效力处于法律上的待定状态，即在滞纳期内专利权有效期尚未终止。

其次，《专利审查指南》第五部分第七章第3.3节规定，专利年费滞纳期届满后一个月，对尚未缴纳相关费用的专利发出缴费通知书。《专利审查指南》第五部分第九章第4.2.2节还规定，专利年费滞纳期满仍未缴纳或缴足专利年费或者滞纳金的，审查员应当发出专利权终止通知书。专利权人未启动恢复程序或者恢复权利请求未被批准的，专利局应当在终止通知书发出四个月后，进行失效处理，并在专利公报上公告。（2020）最高法知行终570号行政判决书认为，根据相关规定，发出缴费通知书、发出专利权终止通知书、进行失效处理、在专利公报上公告等，均是专利审查的各项程序，在以上专利审查程序处理过程中，赋予了专利权人可以补缴费用，请求恢复权利等救济手段，在等待补缴费用和等待恢复权利期间，专利权并未做失效处理，专利权人可通过一定行为而保持其有效。可见，发出专利权终止通知书后专利并不必然失效，专利权终止通知书是专利失效前的行政行为，专利代理机构被授权在专利有效期内进行代理的义务依然合法存续，国家知识产权局依然可依法向专利代理机构送达文件。

此外，从国家知识产权局作为国务院专利行政部门行使行政管理职能的层面考虑，无论是发出缴费通知书、专利权终止通知书，还是进行失效处理、在专利公报上公告等，均是针对同一专利的专利审查程序，这些审查程序具有完整性和延续性，且对社会公众有引导作用，审查程序包括送达，应统一标准，保持前后具体行政行为一致。若以审查程序的进程区分受送达人，将导致审查程序的混乱，不符合具体行政行为合理性原则。综上，专利权人未在规定期限内缴纳专利年费而造成专利权在期限届满前终止的情况，国家知识产权局缴费通知书和专利权终止通知书应发送专利权人委托的专利代理机构。

相关案例：（2019）最高法知行终197号、（2020）最高法知行终570号。

2、问：专利授权后，如果申请人与代理所签订的合同未约定授权后双方的权利和义务，此时专利权人应当注意什么?

答：此时的专利权人并不一定是当时申请专利的申请人。而当时申请专利时，存在委托义务的代理机构不能因合同约定的义务完成而不再进行代理行为，此时专利权人应及时变更专利代理机构或解除代理关系，否则国家知识产权局发出的通知书仍会根据专利法实施细则第四条第三款的规定发往申请人当前委托的代理机构，而该代理机构如果未及时转送通知书，从而导致申请人的权益遭到损害，甚至会导致专利权终止。为了避免意外发生，申请人应对自己的专利申请或专利权尽到审慎义务，如果自身情况发生变化，尤其是联系方式或通信地址变化时，应将自身的变化情况及时通知国家知识产权局，并进行正式的变更以保证能正常接收国家知识产权局发出的通知书。（2018）最高法行申1262号行政判决书认为：当事人认可涉案专利申请由涉案代理所代理，也认可其并未将已经解除该委托代理关系的事实告知国家知识产权局。在此情况下，国家知识产权局按照当事人递交的专利申请文件将涉案专利的缴费通知书等文件邮寄送达给前述涉案代理所并无不当。

相关案例：（2012）知行字第86号、（2018）最高法行申1262号。

3、问：申请人/专利权人通过EMS向国家知识产权局邮寄的各种文件，应当怎样确定递交日?对于普通快递如何确定递交日?

答：EMS是“邮政特快专递服务”的英文简称，是由中国邮政集团公司直属全资子公司中国邮政速递物流公司提供的一种快递服务。因此，EMS属于邮寄的一种形式。国知复专[2020]0057、0058号行政复议决定书认为，根据专利法实施细则第四条第一款的规定，申请人/专利权人通过EMS向国家知识产权局邮寄的各种文件，以寄出的邮戳日或者快递单打印日为递交日；邮戳日或者快递单打印日缺失或者不清晰的，除当事人能够提出证明外，以国家知识产权局收到日为递交日。通过其他速递公司递交到国家知识产权局的专利申请，根据《专利审查指南》第五部分第三章第2.3.1节的规定，以国家知识产权局收到日为申请日。通过其他速递公司递交到国家知识产权局的其他文件，参照《专利审查指南》第五部分第三章第2.3.1节的规定，以国家知识产权局收到日为递交日。

相关案例：国知复专[2020]0057、0058号。

4、问：对于专利电子申请，国家知识产权局以电子形式向申请人/专利权人送达的各种通知书、决定或者其他文件，应当怎么确定收到日?

答：根据专利法实施细则第四条第七款的规定，国家知识产权局以电子形式向申请人/专利权人送达的各种通知书、决定或者其他文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。根据《专利审查指南》第五部分第六章第2.3.1节的规定，进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时，除当事人能提供证据外，该通知书和决定的发文日推定为送达日。

国知复专[2021]0003号行政复议决定书认为，因申请人/专利权人未按照本协议使用专利电子申请系统，造成其不能正确、完整接收国家知识产权局发出的电子文件的，由申请人/专利权人承担责任。申请人/专利权人主张其不能正确、完整接收该电子文件的责任在国家知识产权局的，应当由申请人/专利权人承担举证责任，向国家知识产权局说明理由，并附具相应的证明材料。

相关案例：国知复专[2021]0003号。

二、关于费用

1、问：为何费减备案成功了，但提交申请后却收到了“不同意减缴”的《费用减缓审批通知书》?

答：出现这种情况，其中一种原因是由于申请人在提交专利申请请求书时，漏填了申请人的身份证号等相关信息。

国家知识产权局第229号公告《关于调整专利费减相关业务办理方式的公告》在第三条中规定：“自2016年9月1日(含)起，专利申请请求书和与中间文件配套使用的《费用减缓请求书》将进行适应性调整；申请人在提出专利申请时请求专利费减的，只需在专利申请请求书中勾选‘□请求费减且已完成费减资格备案’，并填写专利费减备案证件号；.......”。也就是说，费减备案成功后，请求书中必须要填写“居民身份证件号码或统一社会信用代码/组织机构代码”，并且要勾选“□请求费减且已完成费减资格备案”。申请人勾选后，系统会通过身份证号或组织机构代码与费减申请中的记录进行关联，如果关联成功则费减就会成功。

现实中，出现不同意减缓的情况，通常要么是申请人忘记了勾选，要么是没有填写号码或代码。尤其是很多个人申请人，在填写了发明人的居民身份证件号码之后，有时会漏填申请人信息。而申请人身份信息是用来与费减资格备案系统中进行比对的，如果漏填，那么即使费减备案成功，也无法进行比对，进而不能同意费减。因此提醒申请人，在提交专利申请请求书时，请务必注意准确、完整填写相关信息，不要遗漏。

相关案例：国知复专[2020]0146号。

2、问：专利权人针对宣告专利权全部无效的决定提起诉讼，那么在诉讼期间，涉案专利的年费是否还要继续缴纳?

答：宣告专利权全部无效的决定作出之后，针对该决定的法定诉讼程序结束之前，专利权人仍需缴纳年费；而在经过法定程序确认了无效宣告决定的效力之后，专利权人可以请求退还无效宣告决定日所在专利年度之后的年费。

有的当事人认为，无效宣告决定作为行政决定，一经作出即生效，从而年费也就没有继续缴纳的义务；而当生效的法院判决撤销了无效宣告决定之后，专利权人才有义务继续缴纳年费。这种认识存在偏差。如果这样操作，可能导致的后果是，即使法院判决撤销了无效宣告决定，涉案专利也可能因为没缴年费而导致终止。

其理由简要说来，是因为：宣告专利权全部无效的决定作出之后，专利法第四十七条中所规定“视为自始即不存在”这一法律内容，在经过法定期间或者法定程序确认之前（专利法第四十六条中所规定的“自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”），对于专利权人而言并没有生效，即专利法第四十三条中所规定的年费缴纳义务并没有免除；如果专利权人不按照规定继续缴纳年费，涉案专利权将依据专利法第四十四条的规定在期限届满前终止。

相关案例：（2019）京73行初9951号、（2020）最高法知行终294号、（2015）一中行初字第1604号。

3、问：专利A的专利权人为B公司。C公司因工作失误，在向国家知识产权局缴费时写错专利号，错缴了专利A的年费，是否可以请求国家知识产权局予以退还?

答：可以。根据专利法实施细则第一百一十一条第三款和《专利审查指南》第五部分第二章第4.2.1.1节的规定，当事人缴费时写错专利号的，可以向国家知识产权局提出退款请求，国家知识产权局应当予以退还。国知复专[2020]0095号行政复议决定书认为，上述“写错专利号”的情形，既包括“当事人错误填写了与国家知识产权局记录不一致的专利号”的情形，也包括“当事人填写的专利号虽然与国家知识产权局记录一致，但是有违当事人真实的意思表示”的情形。对“是否有违当事人真实的意思表示”，可以综合考虑当事人的主观陈述和专利权人、专利代理机构等缴费义务人的信息等客观事实予以认定。经核实，专利A的专利权人是B公司，而不是C公司。C公司也向国家知识产权局确认，其因工作失误向国家知识产权局错缴了专利A的年费。因此，可以认定C公司向国家知识产权局缴纳的年费有违其真实的意思表示。对于其因写错专利号而错缴的费用，经当事人提出请求，国家知识产权局应当予以退还。

相关案例：国知复专[2020]0095号。

三、关于其他

1、问：收到初步认定非正常的函件，是否可针对非正常申请的初步认定或相关规定提出复议或诉讼？

答：《规范申请专利行为的规定（国家知识产权局令第七十七号）》是行政机关为了规范申请专利的行为，维护正常的专利工作秩序制定发布的具有普遍约束力的部门规章。根据我国行政诉讼法第十三条的规定，对其提起的诉讼不属于人民法院的受案范围。由于关于非正常专利申请的审查业务专用函是行政机关履行专利管理职能的行为，本身并未对涉案专利的审查进行实质性的处理并形成最终的认定结论，属于对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为，故亦不属于行政复议和行政诉讼的受案范围。

（2014）知行字第99号行政判决书认为：根据《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条第(二)项之规定，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对于行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令提起的诉讼。国家知识产权局《关于规范专利申请行为的若干规定》是行政机关为了规范申请专利的行为，维护正常的专利工作秩序，制定发布的具有普遍约束力的决定，根据前述规定，对其提起的诉讼不属于人民法院的受案范围。由于国家知识产权局作出的《非正常专利申请确认通知》是行政机关履行专利管理职能的行为，本身并未对涉案专利的审查进行实质性的处理并形成最终的认定结论，因此，一、二审裁定认定其属于过程性文件，对申请人的权利义务不产生实际影响，并无不当。根据《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第一条第二款第(六)项，对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为提起的行政诉讼，不属于人民法院的受案范围。

相关案例：（2014）知行字第99号。

2、问：我国台湾地区优先权如何办理，是否可在PCT申请中要求台湾地区优先权?

答：我国台湾地区申请人可根据《关于台湾同胞专利申请的若干规定》(国家知识产权局令第五十八号)第二条的规定，通过《保护工业产权巴黎公约》途径要求享有其台湾地区在先申请的优先权，即在台湾地区第一次提出发明或者实用新型专利申请之日起十二个月内，或者第一次提出外观设计专利申请之日起六个月内，又在国家知识产权局就相同主题提出专利申请的，可以要求台湾地区优先权，但应注意申请人不可以通过PCT途径要求台湾地区优先权。国知复字第1951号行政复议决定书认为：《关于台湾同胞专利申请的若干规定》已明确规定了享有台湾地区优先权的条件，即我国台湾地区申请人在台湾地区第一次提出发明或者实用新型专利申请之日起十二个月内，或者第一次提出外观设计专利申请之日起六个月内，又在国家知识产权局就相同主题提出专利申请。

相关案例：国知复字第1951号。

3、在专利申请权(或专利权)权属纠纷中，作为预防性措施，非申请人/专利权人一方当事人应当采取怎样的措施?

答：在专利申请权(或专利权)权属纠纷中，可能出现的一种情形是：在诉讼期间，申请人故意主动撤回涉案专利申请；怠于答复审查意见通知书或者办理登记手续等以致该专利申请被视为撤回；或者专利权人故意主动放弃该专利权。如果作为诉讼标的的专利申请/专利权失效，当裁判文书对申请人/专利权人作出了与现状相反的认定，即认定申请人/专利权人应当为另一方当事人，该案将会陷入无从执行的困境。因此，当发生专利申请权(或专利权)权属纠纷时，作为预防性措施，非申请人/专利权人一方当事人可以根据专利法实施细则第一百零三条的规定，向国家知识产权局请求中止有关程序；或者请求人民法院根据专利法实施细则第一百零四条的规定，要求国家知识产权局协助执行采取财产保全措施，中止有关程序。

（特别说明：本文引用的行政判决书中涉及相关法律依据的名称和条款号的内容，是对其原文的直接引用。）

资料来源：国家知识产权局